原題:【講座精髓】廣東高院知識產權庭副庭長邱永清:標準基本專利司法審判中的熱點難點問題中國知識產權法官論壇第29講(二)

由于本次講座信息量大,我們計劃推三次。這一舉措主要圍繞“標準基本專利侵權禁止”和“標準基本專利許可費”展開。后續內容將陸續推出。請注意。

演講者:邱永清

一、法院審理的早期標準必要專利案件,都是純粹從專利法的角度出發。

標準基本專利主要涉及專利權領域的專利禁止侵權、合同法領域的專利許可費和反壟斷領域濫用市場支配地位。禁令往往與許可費和反壟斷有關,但法院早期處理的標準專利案件純粹是從專利法的角度出發,沒有考慮競爭、反壟斷和許可費等問題。

基本信息:

本案涉及的專利涉及**藥品強制性標準,專利權人為永江制藥公司。永江制藥公司已將該藥品配方作為**標準提供給**藥品監督管理局,屬于專利保護范圍。

本案提出的問題:

雖然被告按照**藥品標準生產藥品,但該行為屬于專利保護范圍,但專利實施行為是否屬于專利權人的默示許可?還是專利侵權?

將專利納入標準的舉措是否構成默示許可

法院是否向實施人發出禁令,關系到專利權人是否授予該專利的默示許可。如果構成默示許可,則不發布禁令的可能性非常高。專利權人有必要主動將專利納入標準,這就構成了默示許可的情形。人民法院的觀點有一個明顯的變化過程。

1) 人民法院關于本案法律問題的復函(2008)民審字第4號(以下簡稱“第4號函”)。

“4號文”認為,“專利納入標準后,應視為默示許可,不構成侵權”,這種認識影響了很長一段時間,但在標準頒布后,許多專利權人對此表示強烈反對。

2) 2009年專利侵權案件司法解釋草案作出區分。

a、 未明確說明標準中含有專利的,視為專利權人默許他人實施標準中的專利;

b、 明確規定標準中含有專利的,不視為專利權人默許他人實施標準中的專利;

3) 《張靜庭與衡水紫亞河建設工程有限公司侵犯發明專利權糾紛案》(人民法院民梯字(2012)125號)撤銷了涵四默示許可制度。

法院認為:“實施人知道并且應當知道,該方法涉及他人的專利技術,因為專利權人已經進行了專利公開,子公司亞赫公司可以識別該專利,并且可以在不與專利權人接觸的情況下與專利權人接觸,未經許可使用該專利技術,糾紛發生后拒不向他人支付許可費的,構成專利侵權?!北景复_立了在標準必要的專利侵權訴訟中,被告人具有惡意,即在明知專利存在、未經許可、拒不支付許可費的情況下,可以發布禁令。

在司法實踐中,我國法院原則上不應發布禁令,因為標準必要專利具有公共性的特點,不能輕易發布。但是,如果權利人根本不協商,或者疏忽大意、故意拖延,我們也可以在特殊情況下發布禁令,否則就會出現反向劫持現象。所以關鍵是錯誤的定義。如果一方有主觀過錯,我們可以支持另一方的主張。以下是我國關于禁止專利侵權必要標準的具體規定,包括過錯認定。這些具體情況是北京高等法院根據歐盟對和中興案件的裁決得出的經驗。

1) 專利法第二次司法解釋第二十四條

3) 《專利侵權判定指南》第179、152、153條

專利侵權人的過錯:百五十二條

未將侵犯專利權的情況書面通知被申請人,未列明侵犯專利權的范圍和具體侵權方式的;

在被告明確表示愿意接受專利許可談判后,未根據經營行為和交易習慣,以書面形式向被告提供專利信息或者具體許可條件的;

未按照商業慣例和交易慣例向被申請人提供答辯期限的;

在協商許可條件實施過程中,無正當理由阻礙或中斷許可協商;

在實施許可談判過程中,提出明顯不合理的條件,導致未能達成專利實施許可合同;

被告侵權人的過錯:第153條

收到專利權人的書面侵權通知后,未在合理期限內作出肯定答復的;

專利權人收到專利權人的書面許可條件后,未在合理時間內積極答復是否接受專利權人提出的許可條件,或者在拒絕接受專利權人提出的許可條件時未提出新的許可條件;

無正當理由阻礙、拖延或者拒絕參加許可談判的;

在協商許可條件的過程中,提出明顯不合理的條件,導致未能達成專利許可合同;

被告在許可談判中還有其他明顯的過錯行為。

除了上述禁令外,標準基本專利的許可率也是一個實際問題。我國首例標準專利許可費訴訟是我院審理的訴IDC案,標的金額29億元。這不僅是專利標準化帶來的法律問題,也是該領域亟待解決的難題。專利授權費率的確定主要有三種方式,即權利人自行協商、專利池與第三方代理協商。權利人談判的主體有三種:1。純權利人;2。純粹的執行者;3。權利人和實施人。以下是三類主體的要求和困難,其中這些主體會有爭論,比如:實施者會說權利人要價太高,而且比例重疊;此時權利人會和實施者拖延談判、拒絕許可等爭論,法院應當從這三類主體的角度充分考慮其利益訴求,不能只聽取一方的意見。

目的:化許可收入

目的:成本低于效益

目的:兩者皆有

困境:

困境:

(1) 論許可證費率的司法層面

一、爭議的可訴性。專利第二司法解釋第二十四條第三款規定:“實施推薦的**、行業或者地方標準的許可條件,由專利權人和被申請人協商確定。經充分協商仍不能達成協議的,可以請求人民法院裁定?!币虼?,許可證費率的爭議是可以提起訴訟的。

二、爭議的性質。向法院請示后,“標準必要專利許可費糾紛”的訴訟事由有所增加。

三、司法干預的條件。權利人或者實施人提交證據證明雙方已經充分協商但仍不能就許可費數額達成一致的,可以向人民法院起訴,防止拖延和惡意協商。有觀點認為,法院只有在雙方同意的情況下才能決定許可費訴訟,因為對方不同意,權利人可以申請侵權禁令;實施者可以濫用市場支配地位,定價過高,提起反壟斷訴訟。但我個人不這么認為。因為所有的標準基本專利,無論是禁止專利還是反壟斷專利,終都會談到許可費,而許可費就落在這個問題上。執行禁令只是一種手段。

四、是否有必要設立專門的訴訟程序——訴訟中的第二次協商。在訴訟中,如果雙方都同意,法院會提供另一個談判機會。在法院的壓力下,雙方可以根據自己的利益盡快進行談判。

5個。法院的裁決是否可以超出法院目前的管轄范圍。通信行業認為,除非雙方同意,法院只能確定法院的專利許可率,而不能確定全球許可率。

然而,客觀地說,法院確定全球許可費有兩個好處。首先,由于標準基本專利是“一攬子許可”,因此確定全球許可費可以大大提快捷率。其次,可以避免司法秩序的混亂。這是關于管轄權、**禮讓等方面的問題,我們還需要探討。

(2) 許可率的確定方法

一、許可費的確定經歷了三個階段

1) 法通過2008年第4號案例確認,“實施者支付的金額應大大低于正常的許可費”

2) 法通過2009年的專利法司法解釋,確定了“綜合考慮專利創新程度、在標準中的作用、標準所屬技術領域、標準的性質、標準的實施范圍等因素,合理確定專利使用費數額”的規則標準和其他因素”。

3) 2013年,廣東高院在訴IDC標準必要專利許可費案中初次適用了“公平、合理、非歧視原則”。

指同一標準基本專利實施人與本案實施人具有類似條件的許可費

在實踐中,專利權人對不同實施人的許可活動積累和掌握了大量的許可信息,這對于判斷本案中的相關許可費用(費率)是否符合弗蘭德原則非常重要,但由于許可談判的保密性,實施者無法掌握它。這就導致了許可信息披露與專利權人商業秘密保護之間的矛盾。

為了***,根據專利權人與實施人之間信息不對稱的現狀,可以通過證據披露、舉證障礙、舉證責任轉移等方式合理平衡雙方的舉證責任,促使專利權人積極披露相關信息。比如訴IDC一案,但是否會給專利權人帶來不利后果值得商榷。